EL CONTRATO DE LICENCIA DE USO DE MARCA EN BOLIVIA
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EL CONTRATO DE LICENCIA DE USO DE MARCA EN BOLIVIA

Autora: Drina Joselin Brito Cardozo

¿En qué consiste el contrato de licencia uso de una marca?

contrato
Un contrato de uso de marca es un acuerdo legal mediante el cual el titular de una marca da la licencia a otra persona o entidad jurídica para utilizar su marca registrada, en el contrato se especifican los términos referentes al uso de la marca, incluyendo el plazo de duración y las responsabilidades de ambas partes.
En ese sentido, el Tribunal Andino en el Proceso 556-IP-2019 señala que la licencia del uso de una marca tiene una función económica muy importante para el titular, el cual es extender el potencial económico de su marca o ampliar el alcance en mercados determinados, permitiendo a la parte licenciataria explotar la marca de acuerdo a las condiciones establecidas en el contrato.

Asimismo, es importante señalar que el contrato que autoriza la licencia de uso de la marca deberá ser registrada en el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (SENAPI), de lo contrario, si no se realiza el registro ocasionará que la licencia no surta efectos frente a terceros.

¿Cuándo no procede el registro del contrato de licencia de uso de marca?

La Dirección de Propiedad Industrial, no registrará los contratos de licencia cuando sus términos no estén de acuerdo a las disposiciones del Régimen Común de Tratamiento a los Capitales Extranjeros y sobre Marcas, Patentes, Licencias y Regalías, o a las disposiciones comunitarias y nacionales sobre prácticas comerciales restrictivas de la libre competencia.

Para explicar mejor el tópico, se pondrá el siguiente ejemplo: La empresa “L” realiza un contrato de licencia de uso de su marca “SHINEE” con la empresa “J”, sin embargo, en el contrato no fijan la vigencia. Por lo que, SENAPI no registrará el contrato, ya que el Régimen Común de Tratamiento a los Capitales Extranjeros y sobre Marcas, Patentes, Licencias y Regalías señala que el contrato debe establecer la vigencia del contrato.

¿Existe otro tipo de licencia de uso de marca?

Sí, el Reglamento de Procedimiento Interno de Propiedad Industrial regula las licencias parciales que son aquellas otorgadas, sólo con respecto a algunos servicios o productos a los cuales protege la marca registrada. 

Para ayudar a entender mejor este licencia, se dará el siguiente ejemplo: La empresa “A” es dueña de la marca registrada “WOLF” y fabrica productos para equipos electrónicos en general, la empresa “B” es un fabricante de accesorios para dispositivos móviles y desea utilizar la marca “WOLF” en relación con sus fundas para teléfonos móviles. En este caso, la empresa “A” podría otorgarle a la empresa “B” una licencia parcial de uso de marca, permitiéndoles utilizar la marca “WOLF” solo en relación con las fundas para teléfonos móviles de la empresa “B”, y no en relación con otros productos o servicios.

Es importante señalar que la licencia parcial del uso de una marca, en principio, es factible y procedente, siempre y cuando, los productos o servicios a pesar de encontrarse en la misma clase, no tengan relación en cuanto a su esencia, particularidades, medios de comercialización y de distribución, y no conlleve un riesgo de confusión en el mercado.

¿Cuál es el alcance de la licencia de uso de marca?

El artículo 397 del Reglamento de Procedimiento Interno de Propiedad Industrial establece los alcances de la licencia de uso, señalando lo siguiente: 

1) La licencia implica únicamente la autorización para la explotación del signo distintivo, de tal manera que, el titular tiene reservados para sí mismo, los restantes derechos relativos a los signos distintivos. Por ejemplo: La empresa “L” titular de la marca “HIPER CLEAN” le otorga la licencia de uso a la empresa “J”. En este caso, la empresa “J” si bien tiene derecho a usar la marca para su producto, la empresa “L” se reserva todos los derechos restantes, como el derecho de prohibir el uso no autorizado a terceros.

2) En caso de licencia de marcas, el licenciante responde ante los consumidores por la calidad e idoneidad de los productos o servicios licenciados como si fuese el productor o prestador de estos. Por ejemplo: La empresa “A” es titular de la marca registrada “ECO FRIENDLY” y le otorga la licencia de uso a la empresa “B” por lo que, la empresa “A” será responsable frente a los consumidores por la fiabilidad del producto.

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